Úřad průmyslového vlastnictví

Přihlašování mezinárodních ochranných známek do USA


Přihlašovatelé, resp. vlastníci ochranných známek z České republiky, kteří mají zájem dosáhnout ochrany jejich označení v USA na základě Protokolu k Madridské dohodě (dále jen „přihlašovatelé“) jsou povinni překládat:
 

  • prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku při obchodní činnosti v USA („Declaration of Intention to Use the Mark“), a to spolu s mezinárodní přihláškou. Prohlášení musí být podepsáno přímo přihlašovatelem a musí být na zvláštním úředním formuláři WIPO (MM18) přiloženém k mezinárodní přihlášce. Prohlášení musí být vypracováno v anglickém jazyce.

     
  • prohlášení o pokračujícím užívání ochranné známky v obchodním styku v USA nebo o jejím neužívání z vážných důvodů („Declaration of Continued Use or Excusable Nonuse“), a to mezi 5. a 6. rokem ochrany a dále mezi 9. a 10., 19. a 20., atd.

Přihlašovatelé by měli věnovat náležitou pozornost:

  • zatřídění výrobků a služeb.
    Patentový a známkový úřad USA („USPTO“) neakceptuje příliš široké či vágní vymezení výrobků či služeb, pro které se nárokuje známkoprávní ochrana. USPTO postupuje podle „Trademark Acceptable Identification of Goods and Services Manual“ (viz http://www.uspto.gov)

     
  • uvedení formy právnické osoby a státu, jehož právem se právnická osoba spravuje,
    týká se přihlašovatelů - právnických osob. USPTO vede Seznam akceptovatelných forem právnických osob v „Trademark Manual of Examination Procedures“ (viz http://www.uspto.gov).

     
  • vyobrazení ochranné známky,
    u všech vyobrazení známky obsahujících barvu musí přihlašovatel prohlásit, že nárokuje barvu a popsat, kde se barva ve známce objeví. Pro známky zvukové, čichové nebo známky, jež nelze vnímat zrakem (non-visual) není akceptovatelné „vyobrazení“ a je vyžadován detailní popis známky. Není-li vyobrazení ochranné známky uspokojující, může USPTO vyžadovat nové vyobrazení.

     
  • zastoupení,
    před USPTO může přihlašovatele zastupovat pouze advokát zapsaný u komory při Nejvyšších soudech jednotlivých států USA. Zahraniční zástupci (s výjimkou kanadských advokátů za určitých okolností) nejsou oprávněni k zastupování před USPTO.

V případě nedostatků mezinárodní přihlášky dle právních předpisů USA obdrží přihlašovatel po mezinárodním zápisu ochranné známky oznámení o prozatímním odmítnutí vydané úřadem USPTO prostřednictvím Mezinárodního úřadu. Přihlašovatel musí odpovědět pouze prostřednictvím oprávněného zástupce přímo k úřadu USPTO, a to ve lhůtě 6 měsíců. Pokud v této lhůtě neodpoví, žádost se dále neprojednává (the application is abandoned). Pokud přihlašovatel zmeškání lhůty nezavinil, může podat žádost o obnovu řízení (a petition to revive the application).

Upozorňujeme, že od 3. 8. 2019 nemůže přihlašovatel komunikovat přímo s úřadem USPTO (až na výjimky), podrobnosti viz informace WIPO v NOTICE č. 52/2019.

Datum poslední aktualizace – 27.02.2020 15:36